Уступка права требования по лицензионному договору

Лицензионный договор. Договор уступки прав на объекты интеллектуальной собственности

Договор уступки прав на объекты интеллектуальной собственности.

Формы распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности.

Cреди обязательственных способов приобретения исключительных прав называют две формы – уступкуи передачу права, при этом, уступка происходит по договору в полном объеме и навсегда, передача также осуществляется по договору, но частично и на время.

Традиционным является выделение договора уступки, лицензионного договора, а также авторского договора.

Договор уступки исключительного права –это соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности производит отчуждение принадлежащего ему исключительного права другому лицу. Можно выделить две разновидности договора уступки исключительного права:1) уступка исключительных прав, удостоверяемых патентом (свидетельством)2) уступка исключительного права, не основанного на патенте (свидетельстве).

Договоры уступки прав, заключаемые в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, сортов растений и товарных знаков подлежат обязательной регистрации в патентном органе.

По лицензионному договорусторона,обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В зависимости от того, что является основанием передаваемого исключительного права, лицензионные договоры подразделяются на патентные и беспатентные. К категории патентных относятся договоры, заключаемые по поводу изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, а также товарных знаков. К категории беспатентных лицензионных договоров были отнесены договоры о передаче ноу-хау, лицензионные договоры, заключаемые по поводу использования объектов авторского права и смежных прав, а также нераскрытой информации.

Более принципиальным представляется выделение разновидностей лицензионного договора в зависимости от объема прав, предоставляемых лицензиату: а) исключительная лицензия– договорпредусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам; б) неисключительная лицензия – договор, предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам.

Мировой практике известны другие виды лицензионных договоров :

а) одиночная (единоличная) лицензия– договор, который гарантирует лицензиату, что лицензиар не будет предоставлять лицензий третьим лицам на оговоренной территории, однако при этом за лицензиаром сохраняется право использовать объект на территории действия лицензии; б) полная лицензия – договор, который предусматривает передачу лицензиаром всех принадлежащих ему прав.

В зависимости от назначения лицензионные договора могут подразделяться на договоры, предоставляющие лицензию на производство, либо лицензию на сбыт, либо объединяющие производство и сбыт лицензионной продукции.

В числе разновидностей лицензионного договора в литературе называют также открытую лицензию (патентообладатель заявляет о своем желании предоставить любому обратившемуся лицу право использования объекта интеллектуальной собственности на условиях неисключительной лицензии) и принудительную лицензию (при определенных условиях любое заинтересованное лицо может потребовать от патентообладателя заключить с ним лицензионный договор).

Сублицензионный договор –договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности, заключаемый лицензиатом с третьим лицом в случаях и пределах, определенных собственно лицензионным договором.

Соглашение об уступке права требования взыскания убытков, причиненных нарушением исключительного права по лицензионному договору

Вопрос: Организация 1 ( лицензиат) заключила лицензионный договор с организацией 2 ( лицензиаром) на использование исключительного права на промышленный образец. Организация 2 заключила соглашение об уступке права требования с организацией 3, на основании которого к организации 3 переходит право требования взыскания убытков, причиненных нарушением исключительного права по лицензионному договору, к третьим лицам.

Подлежит ли государственной регистрации соглашение об уступке права требования по лицензионному договору? К каким последствиям может привести отсутствие государственной регистрации указанного соглашения?

Ответ: Соглашение об уступке права требования взыскания убытков, причиненных нарушением исключительного права по лицензионному договору, подлежит государственной регистрации. При отсутствии государственной регистрации соглашение об уступке права требования будет являться ничтожным.

Обоснование: Статья 1367 Гражданского кодекса РФ закрепляет, что по лицензионному договору одна сторона — патентообладатель ( лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне ( лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом ( исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. п. 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

На основании п. 2 ст. 164 ГК РФ законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Статья 1369 ГК РФ определяет, что договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу п. 1 ст. 382 ГК РФ право ( требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке ( уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно п. 2 ст. 389 ГК РФ уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

А также в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Согласно п. 50 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 « О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в соответствии со ст. ст. 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными.

С учетом положений ст. ст. 389 и 391 ГК РФ уступка права ( требования) по названным договорам, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров, также подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Таким образом, соглашение об уступке права требования по лицензионному договору подлежит государственной регистрации. При отсутствии государственной регистрации соглашение об уступке права требования будет считаться недействительным.

К такому же выводу пришел ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 25.10.2011 N А03-6288/2011.

Сделка о переводе долга, вытекающая из лицензионного договора, подлежит госрегистрации

Вопрос: Организация А (лицензиат) заключила лицензионный договор с Организацией Б (лицензиар) на использование исключительного права на изобретение. Организация А заключила договор о переводе долга с Организацией В, на основании которого Организация В принимает на себя обязательства по выплате долга лицензиару. Подлежит ли государственной регистрации договор перевода долга по лицензионному договору? Будет ли он действительным при отсутствии государственной регистрации?

Ответ: Да, договор о переводе долга, вытекающий из лицензионного договора подлежит государственной регистрации. При отсутствии государственной регистрации соглашение об уступке права требования будет являться недействительным.

Обоснование: Согласно статье 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

На основании пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как гласит пункт 2 статьи 164 ГК РФ, законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Статья 1369 ГК РФ определяет, что договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 391 ГК РФ к форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 389 ГК РФ.

На основании пункта 2 статьи 389 ГК РФ уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Пункт 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

В силу пункта 50 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными.

С учетом положений статей 389 и 391 ГК РФ уступка права (требования) по названным договорам, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров, также подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Таким образом, договор о переводе долга, вытекающий из лицензионного договора подлежит государственной регистрации в предусмотренном законом порядке. Если указанный договор не будет должным образом зарегистрированным, то он будет являться ничтожным.

Данный вывод соответствует правовой позиции Постановления Президиума ВАС РФ от 13.01.2004 N 13695/03, выраженной в признании Президиумом ВАС РФ договора перевода долга несостоявшимся со ссылкой на отсутствие его регистрации и взыскал задолженности по лицензионному договору и проценты с первоначального должника.

Какой договор можно оформить для уступки лицензии MS третьему лицу?

Компания А приобрела по сублицензионному договору (вернее двум, с двумя разными сублицензиарами, т.к. сначала покупалась сама лицензия, а потом, у другого еще к этой лицензии докупались доп.опции) лицензию MS.

Сейчас компания А хочет эту лицензию продать компании Б (согласие MS получено, но не письменное).

Далее компания Б хочет передать право пользования этой лицензией (но не саму лицензию) своим аффилированным компаниям.

Какими договорами все это лучше сделать?

Как мне видится:

1. Перемена лица по договорам между компанией А и сублицензиаром по договору уступки между комп.А и Б. (нужно ли согласие Сублицензиара? обязательства по договору выполнены все: лицензия передана и оплачена). Хотя наверное тут нужно просто соглашение о перемене лица в обязательстве, если все обязательства сторон выполнены? Но оно должно быть тогда трехстороннее, а договоры аж от 13 года, можем не найти фирму, у кого покупали лицензию.

2. Передача Компанией Б своим аффилированным компаниям прав пользования лицензией — по договору франчайзинга.

Будет ли облагаться НДС оплата компанией Б компании А по договору уступки? И платежи по договору франчайзинга?

Компания А приобрела по сублицензионному договору (вернее двум, с двумя разными сублицензиарами, т.к. сначала покупалась сама лицензия, а потом, у другого еще к этой лицензии докупались доп.опции) лицензию MS.

Скажите, под «лицензией MS» вы имеете в виду программное обеспечение Microsoft?

Сейчас компания А хочет эту лицензию продать компании Б (согласие MS получено, но не письменное). Далее компания Б хочет передать право пользования этой лицензией (но не саму лицензию) своим аффилированным компаниям.

Тут по идее передаётся не «лицензия», а право использования программы.

Поэтому не совсем понятно, почему Вы разделяете категории «лицензия» и «право пользования лицензией».

Как я понимаю, цепочка такая:

Правообладатель (Microsoft) >>> Пользователь № 1 (главный), для Вас он в свою очередь является Лицензиаром >>> Компания А, как Пользователь № 2 >>> Компания Б, как Пользователь № 3 >>> иные лица.

Какими договорами все это лучше сделать?

Лицензионный договор, по другому никак. При этом, у каждого из субъектов этой цепочки должно быть право на сублицензирование.

1. Перемена лица по договорам между компанией А и сублицензиаром по договору уступки между комп.А и Б. (нужно ли согласие Сублицензиара? обязательства по договору выполнены все: лицензия передана и оплачена). Хотя наверное тут нужно просто соглашение о перемене лица в обязательстве, если все обязательства сторон выполнены? Но оно должно быть тогда трехстороннее, а договоры аж от 13 года, можем не найти фирму, у кого покупали лицензию.

Перемена лиц в обязательстве допускается только с согласия кредитора (в данном случае — правообладателя или Пользователя № 1, от которого получено право пользования ПО).

Потом, непонятно, причём тут вообще уступка требования.

2. Передача Компанией Б своим аффилированным компаниям прав пользования лицензией — по договору франчайзинга.

Договорная конструкция коммерческой концессии (франчайзинг) тут вообще не подходит, ибо предметом такого договора является передача прав на средства индивидуализации, а не на объекты авторского права.

Игорь, добрый день!

спасибо за ответ.

MS-это Майкрософт,да. По договору мы приобрели именно лицензию на программное обеспечение (предмет договора), в реестре Microsoft компания А указана как владелец лицензии. Конечно, нам переданы неисключительные права на это ПО.

Теперь компания А хочет, чтобы эта лицензия была у компании Б. Microsoft эту передачу согласовал, не письменно конечно, но файл с ПО на компанию Б в объеме, который был у компании А, прислал.

Теперь мне надо это оформить документально. Как? передать компании Б права и обязанности по договорам приобретения лицензии компанией А? Если фактически согласие на такую передачу от Правообладателя получено (но документов об этом он никаких не дает, только переоформляет у себя лицо, на котором висит лицензия), требуется ли согласие от Сублицензиаров, у которых компания А эту лицензию приобретала?

MS-это Майкрософт, да. По договору мы приобрели именно лицензию на программное обеспечение (предмет договора), в реестре Microsoft компания А указана как владелец лицензии. Конечно, нам переданы неисключительные права на это ПО.

Правильно — право пользования. Термин «неисключительные права» в законодательстве не употребляется, да и неправильный он.

Теперь компания А хочет, чтобы эта лицензия была у компании Б. Microsoft эту передачу согласовал, не письменно конечно, но файл с ПО на компанию Б в объеме, который был у компании А, прислал.

Формально, тут можно вообще без договора… Потому что есть такое понятие, как исчерпание исключительного права:

Статья 1272. Распространение оригинала или экземпляров опубликованного произведения
Если оригинал или экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1293 настоящего Кодекса.

Теперь мне надо это оформить документально. Как? передать компании Б права и обязанности по договорам приобретения лицензии компанией А? Если фактически согласие на такую передачу от Правообладателя получено (но документов об этом он никаких не дает, только переоформляет у себя лицо, на котором висит лицензия), требуется ли согласие от Сублицензиаров, у которых компания А эту лицензию приобретала?

У Вас есть текст договора с правообладателем?